1. 對專利權人有利的判例

（1）知財高判平成 20 年 11 月 12 日（平成 19 年（行ケ）10315 號）

無效審判請求不成立 ? 維持審決

該判決就該發明中，通過訂正請求而追加的、與引用發明相比屬于數值限定以外的構成上的區別（區別點1），肯定了其創造性。

（2）知財高判平成 20 年 3 月 27 日（平成 19 年（行ケ）10106 號） ※ 第29條之2

無效審判請求不成立 ? 維持審決（特許法第29條之2，在數值范圍以外存在區別點）

該判決判定：“……即使在本件訂正發明中上述數值范圍不被認定具有臨界意義，正如上述（1）中所判斷的那樣，由于本件訂正發明與先申請發明在區別點2上存在不同，因此不能說本件訂正發明與先申請發明相同”。

（3）知財高判平成 19 年 1 月 30 日（平成 17 年（行ケ）10860 號） ※ 第29條之2

無效審判請求不成立 ? 維持審決（特許法第29條之2，在數值范圍以外存在區別點）

該判決認為，盡管該發明中的化合物組分與先申請發明存在部分重疊，但基于“添加Ni的理由”不同，否定了兩項發明的相同性。（在該判決中，存在這樣一個疑問：即使先申請說明書中記載的“添加Ni的理由”不同，但既然配合了相同含量的Ni，結果上難道不是會獲得“抑制了金屬間化合物的產生并提高了流動性”這一相同的作用效果嗎？）

不過，關于該專利，在侵權訴訟中，以違反特許法第36條第6項1號（支持要件）為由的無效抗辯（特許法104條之31項）已被認可（大阪地判平成 20 年 3 月 3 日（平成 18 年（ワ）第 6162 號））。

＜發明要旨＞“一種無鉛焊料合金，其由Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、其余為Sn組成，抑制了金屬間化合物的產生并提高了流動性。”

＜判旨（摘要）＞……證據甲1說明書中記載了由Sn-Ni-Cu三元素組成的無鉛焊料，該證據甲1說明書中記載的無鉛焊料在Cu 0.5～0.7%、Ni 0.04～0.1%、其余為Sn的范圍內，其組分與本發明1重疊。

然而，正如前文（1）、（2）所述，本發明1要解決的技術問題是：“在焊接作業過程中Cu濃度上升的情況下，會形成Sn與Cu的不溶性金屬間化合物，該化合物在焊料浴中析出，或變成粗糙的泥狀物堆積在焊料浴底部，從而阻礙焊料的流動性”，本件發明1是通過添加Ni解決了該技術問題，從這一意義上說，本發明1是“抑制了金屬間化合物的產生并提高了流動性”的發明。

與此相對，……證據甲1說明書發明中添加0.01重量%以上的Ni是為了提高耐電極浸蝕性 ，除此之外，證據甲1說明書中并未記載添加Ni的其他理由，證據甲1說明書發明并非如本發明1所述的“抑制了金屬間化合物的產生并提高了流動性”的發明。因此，在這一點上，不能認為本發明1與證據甲1說明書發明相同。因此，審決認定本發明1與證據甲1說明書發明在“抑制了金屬間化合物的產生并提高了流動性”這一點上不相同，該判斷并無誤。

（4）知財高判平成 18 年 6 月 28 日（平成 17 年（行ケ）第 10702 號）

無效審決 ? 撤銷審決該判決判定：“如果在數值限定以外的點上能夠認定創造性，則……數值限定不需要具有臨界意義”。（由于該判示部分是針對以不具備臨界意義為由判定無效的審決而作出的，故說明了不需要“臨界意義”。）

＜發明要旨＞“……一種低噪音型百葉窗用翅片，將橫向部的高度設為A（mm），橫向部的寬度設為B（mm），腳部的寬度設為C（mm），腳部的高度設為D（mm）時，A、B、C、D處于滿足下述【數1】的范圍內。【數1】0.3 ≦ (B － C)/2A ≦ 2.5，0.3 ≦ (A ＋ D)/B ≦ 4.5”

＜判旨（摘要）＞……在本件訂正說明書中，并未記載關于涉及區別點4的構成的數值的臨界意義。但是，不能解釋為數值限定始終需要具備臨界意義。本件訂正發明1與出版物1記載的發明存在區別點，如果在涉及區別點4的構成中數值限定以外的點上能夠認定創造性，則應當解釋為涉及區別點4的構成的數值限定不需要具備臨界意義。盡管如此，審決未對此類點進行考察，便判定涉及區別點4的構成的數值需要具備臨界意義，存在錯誤。

（5）東京高判昭和 60 年 2 月 27 日（判時 1158 號 230 頁，昭和 53 年（行ケ）第 169 號）

補正駁回決定 ? 撤銷決定

該判決判定：“對于在數值限定以外的點也能認定新穎性的發明，……是否進行限定終究應當根據申請人的意愿進行選擇”。

＜發明要旨＞“……一種玻璃纖維增強聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂組合物，在所述玻璃纖維中，長度在0.4mm以上的部分占全部組合物的10重量%以下。”

＜判旨（摘要）＞……如本案發明這樣在權利要求書的構成要件中附加了數值限定的情況，關于如此限定數值的理由，除非該發明屬于與專利申請前的公知技術之間的區別僅存在于上述數值限定點的情況，否則不一定必須始終具有以技術事項為根據的限定理由，更不能說這些理由必須記載在說明書中。也就是說，對于在上述數值限定以外的點也能認定新穎性的發明，作為將權利要求書進行數值限定的理由，并不一定限于技術上的理由。例如，在該數值范圍外未進行實驗，或者超過該數值則不具備經濟性等，也可以成為上述限定的理由。應當認為是否進行上述限定終究應當根據申請人的意愿進行選擇。

就本案而言，……顯而易見的是，決定理由中并未認定下述事實：在本案發明中，除將上述長度0.4mm以上的玻璃纖維含量下限限定為‘約1.6重量%以上’以外的構成，在本案發明的專利申請前已屬于公知……。

2. 小結（對專利權人有利的事實）

① 在該發明中的化合物組分與先申請發明存在部分重疊的情況下，添加特定物質（Ni）的理由不同（特許法第29條之2）。在本案中爭點發明，其添加Ni的理由已作為技術特征體現在權利要求中（平成 17 年（行ケ）10860 號）。

② 在該發明與出版物記載的發明之間，除數值限定以外還存在其他區別點的情況下，審決未（實質性地）考察基于該其他區別點是否具有創造性（平成 17 年（行ケ）第 10702 號）。

③ 審決未考察該發明中數值限定以外的構成在專利申請前是否屬于公知（昭和 53 年（行ケ）第 169 號）。

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