一、案件背景

 本案是關于韓國商標注冊申請被駁回后發生的訴訟案件，類似于我國商標駁回復審行政訴訟。涉案當事人分別為原告我國H公司和被告韓國知識產權局專利審判與上訴委員會（IPTAB）。

2019年6月3日，我國H公司向韓國知識產權局提交了第9類“W FreeBuds”商標注冊申請。

2019年11月25日，韓國知識產權局經審查認為我國H公司提交的商標與在他人在先注冊的商標“”在外形、讀音及含義上近似，因此下發了拒絕注冊的通知。

  2020年1月3日，我國H公司向韓國知識產權局提交了書面意見書，主張雖然涉案商標中的“FreeBuds”部分可能與在先商標近似，但“W”部分具有顯著識別力，因此，涉案商標整體不應被認定為與在先商標近似。

2020年3月16日，韓國知識產權局作出決定，認定涉案商標與在先注冊商標“”近似，駁回涉案商標注冊申請。

2020年4月9日，我國H公司針對韓國知識產權局的上述駁回決定向韓國知識產權審判與上訴委員會提交了審查請求，請求撤銷韓國知識產權局拒絕涉案商標注冊的決定。

2021年5月25日，韓國知識產權審判與上訴委員會作出決定，仍駁回涉案商標注冊申請。

2021年10月27日，我國H公司向韓國特許法院提起訴訟，請求撤銷韓國知識產權審判與上訴委員會作出的上述決定。

2022年12月15日，韓國特許法院對本案作出判決，認為雙方商標構成近似商標，應不予核準注冊，駁回原告撤銷請求。

二、要點分析

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涉案商標中的“FreeBuds”具有獨立的識別力涉案商標在外形上是由空格分開的“W”和“FreeBuds”兩部分構成，該兩部分的組合并未形成新的含義。

在商業實踐中，家電產品上通常除了標注商品的商標之外還會標注制造商的商號。“W”是一家我國公司的商號，在消費者中享有廣泛的知名度，相關消費者很容易將涉案商標中的“W”識別為商號，而將“FreeBuds”識別為相關商品對應的商標。相關消費者可能僅以涉案商標中的“FreeBuds”部分認知為其簡稱或理解其含義。

“FreeBuds”由“Free”和“Buds”兩個英文單詞組合而成，“Free”一般被譯為“自由”，“Buds”一般被理解為“花蕾”的英文單詞的復數形式。“FreeBuds”整體并非常見的英文單詞或慣用的英文組合，具有獨立的識別力。

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在先注冊商標可能被識別為“FREEBUDS”或“????”從外形上看，在先注冊商標“”由上下兩部分構成，上部分為英文“FREEBUDS”，下部分為韓文“????”上下兩部分之間有空白間隔，使這兩部分明顯區分開來。

從含義上看，在先注冊商標下部分“????”是上部分“FREEBUDS”的韓文音譯，上下兩部分結合未形成新的含義。相關消費者可能僅通過在先注冊商標的上部分“FREEBUDS”或下部分“????”來識別該商標。

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韓國知識產權審判與上訴委員會和特許法院均認為涉案商標與在先注冊商標近似

（1） 涉案商標和在先注冊商標可能均被消費者僅以“FREEBUDS”來識別，在這種情況下，兩商標的外形、讀音、含義相同或相似。

（2） 涉案商標與在先注冊商標的定商品類似。涉案商標定的商品為“入耳式耳機、耳機、麥克風、智能手機用無線耳機”等，在先注冊商標定的商品為“便攜式音響設備、通信用耳機、耳機”等。雙方商標的定商品都屬于便攜式音頻裝置，屬于類似商品。

（3） 涉案商標與在先注冊商標共存容易導致相關消費者混淆。判斷商標是否會導致相關消費者混淆，應客觀、全面、獨立地觀察兩個商標的外形、讀音、含義等，以普通消費者或交易主體的直觀認知為基準，判斷是否存在對商品來源的誤解或混淆的風險。由于涉案商標與在先注冊商標都可能被識別為“FREEBUDS”，相關消費者可能會將雙方商標混淆。

  三、啟示借鑒

  根據韓國知識產權審判與上訴委員會、特許法院的上述審理結果可以發現，如果企業在韓國申請注冊由其商號和其他文字組合而成的商標，因他人與前述商標除申請人商號外的文字相同或近似的在先商標被拒絕注冊，在書面意見書乃至訴訟中單純通過論證商標不近似克服在先商標的成功率較低。

  鑒于此，建議企業在申請注冊韓國商標時注意如下事項：

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  提前檢索，預估商標注冊前景和風險建議在韓國申請注冊商標之前進行檢索，特別需要留意是否有與申請商標在外形、讀音、含義上相同或近似的商標。

如果申請商標與他人在先商標或其主要部分的構成相同或近似度較高，即便他人在先商標或其主要部分相關文字或圖案在申請人本國和/或其他法域被認為識別力缺乏或較弱，和/或申請商標與前述他人在先商標在其他法域已經共存注冊，不代表申請商標在韓國也能注冊。通過在商標中添加其他比較特別的元素特別是申請人商號的方式可能并不能實質提升商標在韓國注冊的成功率。

  因此，在韓國申請注冊商標之前進行檢索的過程中，不僅需要注意檢索是否有與擬申請商標包含相同或近似的文字、圖形的他人在先商標，同時也需要了解與擬申請商標中的文字的讀音對應的韓文并進行檢索，排查他人是否已在先申請/注冊讀音與擬申請商標相同或近似的韓文商標。

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  申請注冊韓國商標因他人在先商標被拒絕注冊后，可考慮及早對在先商標采取措施如果在韓國申請注冊商標被韓國知識產權局援引他人在先近似商標而拒絕注冊的，可以考慮在提交意見書詳細論述己方商標與他人商標的種種差異的同時，對在先引證商標采取措施。例如對在先引證商標提起撤銷連續三年不使用注冊商標申請，或者與引證商標權利人商談共存或者轉讓，以增加克服在先商標的勝算。

  如果對他人在先商標提起撤銷連續三年不使用注冊商標申請，并在意見書等應對拒絕注冊通知/決定的程序中，請求韓國知識產權局暫緩/中止審理相關商標注冊申請，韓國知識產權局一般會同意，并等待在先商標撤銷案審結后再重啟對在后商標注冊申請案的審查。

  韓國撤銷連續三年不使用注冊商標提交使用證據的期限與我國撤銷連續三年不使用注冊商標提交使用證據的期限一致。被撤銷人需要在收到韓國知識產權局通知后的兩個月內提交自被申請撤銷之日前三年內在其定商品/服務上使用注冊商標的證據。如果被申請撤銷的商標的所有人未提供使用證據，或者提供的使用證據未被韓國知識產權局采納的，被申請撤銷的商標將被韓國知識產權局決定予以撤銷。 

指導：李曉飛審核：劉迷迷 校對：夏文慧   蔣   燕來源：《江蘇企業海外知識產權典型案例集》

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