在專利糾紛中,許多國的法院并不存在英美法意義上的證據開示(discovery)程序,因此舉證責任往往完全落在當事人一方身上。結果是,關鍵資料難以取得,嚴重影響專利權人的維權積極性。對此,美國法律提供了一條可行的解決路徑。2023年3月17日,美國德克薩斯州東區聯邦地區法院依據《美國法典》第28篇第1782條,批準了小米的取證申請,允許其在美國境內調取與德國專利訴訟相關的證據。小米的目標是促使對手提供專利組合估值、既往許可協議、盡職調查文件,以及涉案專利購買價格與轉讓細節等重要資料。
美國法院的裁定不僅對小米在德國的抗辯具有現實意義,更重要的是,它提醒我國企業,即便訴訟發生在美國以外,只要證據涉及美國境內的主體或資料,就可以借助第1782條,通過美國法院來彌補證據短板。第1782條的條文包含幾個關鍵要素。首先,它授權美國聯邦地區法院命令在轄區內“居住或可被找到”的個人或實體,提供證言、書面材料、文件或其他實物,用于外國或國際法庭的訴訟程序。換言之,只要證據掌握方位于美國,我國企業就可以據此要求其交出相關資料。其次,申請人不限于外國法院或國際法庭,任何利害關系人(如訴訟當事人)均可提出申請。這為我國企業主動在境外尋求證據掃清了障礙。再次,條文允許法院指專人主持取證,并在必要時依照外國法庭的程序進行;若無特別規定,則依照美國《聯邦民事訴訟規則》操作。
這種靈活性既能滿足外國法院的需要,也保持了與美國程序的一致。然而,第1782條的適用并非毫無限制。美國高法院在2004年的Intel v. AMD案中提出四項考量標準,為各地區法院行使裁量權提供了指導。
一,如果被要求提供證據的對象是外國訴訟的當事人,而外國法院本身就能強制其提交,美國法院就沒必要介入了。
二,外國法院對美國協助的態度很關鍵——若外國法院明確歡迎,美國法院會傾向批準;若態度消極,美國法院則可能拒絕。
三,申請不得被視為規避外國程序的證據限制;若目的僅為繞開外國法律的嚴格規定,即使符合該條文,美國法院也可能駁回。
申請范圍必須合理,避免過于寬泛或給對方造成過重負擔。上述小米案的進展就是一例:在初步批準后,2024年8月法院將可披露材料范圍大幅縮小,限于專利估值、既往許可與盡調文件,以及購買和轉讓細節,顯示出美國法院會對取證范圍的嚴格把關。另一個重要限制來自2022年的ZF Automotive v. Luxshare案。美國高法院在該案中明確指出,商事仲裁機構不屬于外國或國際法庭,不適用第1782條。換句話說,如果爭議僅在如香港、新加坡等仲裁中心進行,就無法依賴第1782條向美國法院申請取證了。企業已經多次成功運用第1782條。2025年1月,臺達電子在美國特拉華地方法院依據第1782條申請取證,以支持其在我國境內的專利訴訟。
同年夏天,小米向圣迭戈地方法院提出申請,支援其在歐洲統一專利法院慕尼黑分庭的應訴,2025年8月5日法院批準了該申請,要求高通提供涉及中興通訊與高通間的標準必要專利許可文件。
在實際操作中,我國企業若希望利用第1782條為專利侵權訴訟搜證,需要注意兩個要點:
一,必須鎖定美國境內的證據持有人,例如專利權人的美國子公司或相關技術供應商;
二,申請范圍應當明確具體,避免被法院視為釣魚取證。善用第1782條,可以促使對方交出真實資料,從而在非美國訴訟中獲得信息,發揮關鍵作用。
美國法典第28篇第1782條原文機器翻譯如下:
(a)任何人所居住或被發現所在地區的地區法院,可命令該人提供證言或陳述,或出示文件或其他物品,以供在外國或國際法庭的訴訟程序(包括正式指控前進行的刑事調查)中使用。
該命令可根據外國或國際法庭出具的司法協助請求書或提出的請求作出,也可應任何利害關系人的申請作出;且可要求該人在法院定的人員面前提供證言或陳述,或出示文件或其他物品。被定人員憑借其任命,有權主持任何必要的宣誓,并收取證言或陳述。
該命令可就收取證言或陳述、出示文件或其他物品的實務和程序作出規定(此類實務和程序可全部或部分采用該外國或國際法庭的實務和程序)。在命令未作另行規定的范圍內,證言或陳述的收取以及文件或其他物品的出示,應依據《聯邦民事訴訟規則》進行。不得強迫任何人違反任何依法適用的特權,提供證言或陳述,或出示文件或其他物品。
(b)本章并不禁止美國境內的任何人,自愿在其認可的任何人面前、以其認可的任何方式,提供證言或陳述,或出示文件或其他物品,以供在外國或國際法庭的訴訟程序中使用。
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