? ? 在一項具有里程碑意義的案件中，統一專利法院（UPC）裁定，它對涉及歐洲專利在英國生效部分的侵權訴訟具有管轄權，至少當被告的住所位于其締約成員國時是這樣的情況。法院認為，即使被告就歐洲專利中在締約成員國生效的部分提出了撤銷反訴，也屬于這種情況。長臂管轄權概述這起爭議涉及對歐洲專利在德國和英國生效部分的侵權訴訟，以及撤銷在德國生效部分的反訴。

? ? 鑒于本案中的被告居住在締約國（德國），法院認為，即使是針對英國等非歐盟國，該法院也有權根據《布魯塞爾一號條例》第4條1款和《統一專利法院協定（UPCA）》第31條的準則就侵權訴訟作出裁決。同時，法院還認為，《布魯塞爾一號條例》第24條4款規定的專屬管轄權例外情形并不適用于UPC對于侵權訴訟的管轄權。下文將會更加詳細地分析該裁決。背景概述UPC杜塞爾多夫地方分院作出的裁決涉及富士膠片（Fujifilm）的EP3594009號歐洲專利，該專利用于保護平版印刷版前體。

? ?這項專利在德國和英國是有效的，此前沒有人就此提出過異議或撤銷訴訟。富士膠片對柯達（Kodak）的3家實體提起了侵權訴訟，其中每個實體都在德國進行了注冊。3名被告就專利在德國生效的部分提出了撤銷反訴，并且根據某些條件要求宣布在英國生效的部分是無效的。此外，柯達還提出了初步異議請求，質疑法院對于涉案專利在英國生效部分的管轄權。作為對撤銷反訴的回應，富士膠片提出了3項輔助求償請求。法院決定將初步異議作為主程序中的一部分進行處理，從而可以參考總檢察長就Hausgerrate訴Electrolux一案所提出的意見。

? ?然而，該案中的爭論點與本案的司法管轄權問題并沒有關聯。初步異議法院裁定，柯達就管轄權問題提出的初步異議是沒有根據的。關于UPC是否有權就專利在英國有效與否作出裁定這個問題，法院不需要就這一點作出決定，因為撤銷反訴的范圍僅于在德國生效的部分。柯達關于在英國生效部分的輔助聲明請求也因缺少法律依據而被駁回。關于法院在英國裁定侵權的管轄權，法院審查了UPCA和《布魯塞爾一號條例》中的規定，以及歐洲法院的判例法，并得出結論，UPC有權就英國的侵權行為作出裁決。法院的裁決基于UPCA第31條（其規定UPC的國際管轄權是根據《布魯塞爾一號條例》以及《盧加諾公約》確定下來的）以及《布魯塞爾一號條例》第4條1款和第71b條1款。后者第4條1款規定，居住在歐盟成員國的被告可以在該成員國的法院中遭到起訴。

? ?如果成員國參與了UPCA，那么UPC可根據第71b條1款取代該國的國法院。法院認為，其由上述第4條1款產生的管轄權可以延伸到授予EP編號專利的所有國，而不僅僅是歐盟的成員國。這是基于該法院對歐洲法院（ECJ）在Owusu一案中所作出的裁決的解讀，這項裁決指出，布魯塞爾公約中的管轄權規則可能適用于締約成員國法院與非締約成員國法院之間的關系。同時，法院還考量了總檢察長在Electrolux一案中提供的首意見，這份意見認為被告所在成員國的法院管轄權是廣泛適用的。因此，法院認為，其管轄權可延伸至在所有已授權專利的國中所出現的、針對歐洲專利的侵權行為。

? ?法院認為，UPCA的第34條并未改變這一裁決，該條款涵蓋了UPC裁決結果在所有締約國內的地域范圍。不過，法院認為，這并不排除此類裁定仍會在締約國之外具有效力。此外，根據對Gat訴LuK一案的推理（該裁決已被納入到《布魯塞爾一號條例》的第24條4款），法院指出，如果爭議涉及侵權訴訟而不是有效性的話，那么在這種情況下是無法適用專屬管轄權的。此外，由于英國已不再是成員國，因此該規定并不適用。有效性和侵權法院隨后對專利的有效性以及是否構成侵權的問題進行了評估。簡而言之，該專利被完全地撤銷掉了。這一裁決對專利在德國生效的部分具有效力。鑒于法院已作出專利無效的裁決，因此在德國，相關的侵權指控被認定為是沒有依據的。再來將目光投向英國，盡管撤銷反訴并未涵蓋到專利在英國生效的部分，但是法院指出，這種有效性是原告因發現侵權行為而獲得救濟令的先決條件。

? ?盡管UPC并沒有管轄權來裁定專利在英國的部分是否有效（正如法院所承認的那樣），但是有關各方仍然就該專利的有效性展開了廣泛的討論，而討論的結果就是應該根據《歐洲專利公約》（EPC）這部法律來進行撤銷。由于原告沒有解釋清楚為什么對在英國生效部分的有效性評估會有所不同，因此法院決定其應假設英國的部分也是無效的。因此，法院裁定，在這種情況下，與英國有關的侵權訴訟是無法取得成功的。這種方法與總檢察長在Hausgerrate訴Electrolux一案中提出的第二項意見中的一個方法（有關轉介的第三個問題）有一些相似之處。在該意見中，總檢察長指出，成員國法院不能對非成員國專利的有效性作出裁決，但是法院在侵權訴訟中進行有效性的認定（作為初步問題）并不違反國際法，因為有效的專利是成功認定侵權行為的必要條件。

? ?因此，雖然成員國的法院不能撤銷非成員國的專利，但總檢察長的意見是，關于有效性的問題仍可能有助于法院在決定是否構成侵權時進行推理。看來杜塞爾多夫地方分院在其決定中正是這樣做的。根據法院的裁決，該專利在德國遭到了撤銷，而出現在德國和英國的侵權訴訟也均被駁回，對于柯達而言，這是一個巨大的勝利。該裁決結果意味著，在非歐盟國（如英國或土耳其）侵犯歐洲專利的行為仍然可以在UPC提起訴訟，前提是被告的住所位于締約國。預計在2025年2月28日，曼海姆地方法院將對同一當事人之間的兩起案件作出另一次裁決。現在，看看UPC能提供的損害賠償范圍將會是一件很有趣的事情，這將有助于確定UPC與歐洲專利所涵蓋的非歐盟國的法院相比具有多大的吸引力。（編譯自www.mondaq.com）翻譯：劉鵬　校對：王丹

來源：中保護知識產權網?免責聲明：版權歸原創所有僅供學習參考之用，禁止用于商業用途，部分文章推送時未能及時與原作者取得聯系，若來源標錯誤侵犯到您的權益煩請告知我們將立即刪除。