? ?作為美國專利法中一種獨特且重要的制度,IDS要求所有參與申請的人都有義務履行其規定,提交與美國專利申請相關的技術信息。那在實操中,我們又該如何有效地應對IDS義務?
? ?讓我們通盤了解一下IDS。?
? ? 什么是IDS?37?C.F.R.?§?1.56有明確闡述:Each?individual?associated?with?the?filing?and?prosecution?of?a?patent?application?has?a?duty?of?candor?and?good?faith?in?dealing?with?the?Office,?which?includes?a?duty?to?disclose?to?the?Office?all?information?known?to?that?individual?to?be?material?to?patentability?as?defined?in?this?section.與專利申請的提交和審查有關的每個人都有義務誠實地與專利局打交道,其中包括有義務向專利局披露其所知道的與本節所定義的可專利性有關的所有重要信息。從上述這段規定中,可引出兩個關鍵問題:
? ?(1)“與專利申請相關的每個人”具體指誰?發明人、律師、代理人以及其他實質上參與專利申請準備或處理階段的任何人員。這些義務人有責任通過律師或代理人將相關信息以IDS形式披露給美國專利商標局(USPTO)。
? ?(2)“可專利性有關的所有重要信息”有什么?如發明人的參考文件、預檢索文獻或者同族申請(如相關中申請或PCT申請)的審查意見或檢索報告中引用的文件……其中,需要注意一種常見的情況:當申請基于中優先權進入美國時,若后續中OA時審查員下發了對比文件,那么這些對比文件也應當進行IDS披露。注意:界定并篩選披露內容的方式效率低下,損耗較大,更有因主觀判斷而失誤的可能。
? ? ?IDS披露的時間和費用IDS披露可貫徹整個美國專利申請階段。即,提出IDS的責任一直持續到該申請被放棄或授權為止。但是,IDS在美國申請中的遞交階段不同,可能產生的費用不同:IDS遞交階段費用及其他描述Non-Final?OA下發之前新申請提交日起/進入國階段的3個月內;或一次Non-Final?OA前,0官費。Non-Final?OA下發后到Final?OA/NOA之前披露文獻在發文日3個月內,0官費;披露文獻超出發文日3個月,官費260美元。Non-Final?OA下發后披露文獻在發文日3個月內,官費260美元;
? ? 披露文獻超出發文日3個月,需要提交RCE請求審查員繼續審查來重啟案件,以提交IDS(此時僅繳納RCE官費1,360美元、無IDS官費)。
? ?注意:上表所示費用針對申請人為大實體。小實體官費大致減半,微小實體在小實體官費的基礎上再減半。官費不定時變動,具體可自行查詢官網:https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and?payment/uspto-fee-schedule
? ?IDS不披露有什么后果?美國IDS制度的核心邏輯是基于這樣一個事實:相較于專利審查員,專利申請人通常掌握更全面、更詳細的非專利技術信息。單純依賴專利審查員自行獲取這些信息,可能會導致審查周期延長,并由于信息不足而造成不當授權,從而削弱專利的穩定性和質量。充分履行披露義務的專利具有更高的穩定性和價值。反之,違反披露義務的后果也相當嚴重:
? ?(1)法律后果:如果專利權人在美國的專利申請過程中違反信息披露義務,那么在后續的侵權訴訟中,被訴方會多出一種侵權抗辯的武器,即不正當行為(Inequitable?conduct)。如果該控告成立,可能會導致專利甚至整個專利家族無效,完全喪失價值。“不正當行為”:指專利申請人在申請專利的過程中,對USPTO作出的違反誠信義務的行為。
? ?(2)商業后果:在專利交易(如專利轉讓、買賣、許可等)過程中,違反信息披露義務的不當行為可能會嚴重影響專利的市場價值,甚至導致交易失敗,從而給專利權人帶來巨大的經濟損失。因此,嚴格遵守IDS制度,不僅是在法律上對申請人專利所有權的保護,更是對其商業利益的護航。
? ?如何有效地應對IDS義務?對于申請人而言,以下是實用的兩條策略:
? ?(1)理解IDS的含義及其重要性,確保主動配合積極主動地與代理人配合,將研發/檢索過程中獲得的所有相關文獻一時間提供給代理人,確保相關信息及時、完整地進行披露,以免因信息遺漏而影響專利申請。
? ?(2)選擇專業的代理人/代理機構尋找經驗豐富、責任心強的代理機構是履行信息披露義務的基礎。在選擇代理人時,應優先考慮具備豐富操作經驗和良好聲譽的機構,避免掉進不靠譜的“坑”。不靠譜的代理人/代理機構究竟有什么風險?監控不完善導致的疏漏監控機制不夠健全的代理所,可能出現遺漏文獻披露或錯過披露佳時間的情況。這不僅會導致額外的官費開支,還可能影響專利的后續穩定性,進而削弱專利的法律保障。
? ? 服務費的不當增加一般來說,IDS需要在獲得已知文獻后的3個月內提交。假使我們分別在1月1日、2月1日和2月15日收到了A、B、C三份待披露文獻,通過合理的披露期限設定,我們可以把一段時間內需要披露的文獻合并提交,以節約成本。而一些以利益為導向的代理機構可能會刻意增加披露次數,反復向客戶收錢。而對IDS了解不多的申請人,也只能被迫承擔更多成本。
? ?缺乏經驗造成的高額成本不同時間點,IDS披露的操作也應該是存在差異的。在不需要官費的階段,可以直接披露,在官費比較高的時候,建議評估后再披露。比如,在繳納授權費而授權還未下發時,如需披露IDS,可能需要通過RCE途徑提交。這會產生高額官費,高達1,360美金。這時經驗豐富的代理機構會充分評估文獻的相關性,來評估是否有必要提交。或者,考慮采用QPIDS等途徑,以幫助客戶節省費用。
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