什么是RR?RR是美國特有的制度,其出發點是為了不給審查員增加過多的檢索負擔。它與我國單一性問題的差別在哪里呢?其實二者沒有顯著差別。只是在成本上,相比于我國的單一性問題,申請人可能要支付高得多的費用來應對美國的RR。因為實務中,很多美國代理所不會主動調整權要以避免單一性問題,而是在后續答復RR時,收一筆不低的費用。因此,想要免花這筆“冤枉錢”,申請人就需要避免收到RR。當一項專利初審合格后,審查員通常會在進入實質審查前先對其“是否符合美國專利法121條”進行審查。 35 USC 121: If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions.如果在一項申請中主張了兩項或多項獨立且不同的發明,審查員可以要求申請限制為其中一項發明。121條的審查有兩種結果。如果符合以下兩點,審查員就會下發限制性要求的審查意見(稱為“RR”):同一申請中的不同的發明/類別之間independent(獨立)或者distinct(不同);對該申請進行檢索和審查會對審查員造成嚴重負擔。反之,申請會直接進入實質審查。
對于第二點,審查員一般會在RR官文中給出造成嚴重負擔的原因。一點才是申請人應當了解的重點。其中,獨立是指所要保護的發明/類別之間沒有公開的關系。即它們在設計(design)、操作(operation)和效果(effect)上均沒有聯系。例如,工藝和不能用于實踐該工藝的設備是兩個獨立發明。不同是指相關但不同。如果所要保護的發明/類別在設計、操作或效果中至少有一項沒有關聯(例如,通過實質上不同的過程制造或使用),并且其中至少一項發明/類別相對于另一項發明/類別具有可專利性(盡管它們相對于現有技術可能都不可專利),則兩個相關的發明/類別不同。綜上所述,要想避免收到RR,應當避免同一申請中存在不同或獨立的發明/類別。這一步好在正式遞交申請前完成。但如果后續收到RR了怎么辦呢?實踐中,審查員下發的RR有兩種類型:發明限制和類別限制。接下來,我們分別來講講這兩種類型及其應對方式。RR的兩種類型一種 發明限制Invention Restriction簡單來說,發明限制就是要求將申請限于一項發明,來看看發明限制的相關法條:37 CFR 1.142 Requirement for restriction:(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division).(a) 如果在一份申請中要求兩項或多項獨立且不同的發明,審查員將在官方行動中要求申請人在答復中選出一項將權利要求限制于其上的發明,這一官方行動被稱為限制要求(也稱為分案要求)。從審查管理的角度而言,審查員需要對申請里的權要進行檢索,如果一件申請中包含多件發明,那無形中就增加了審查員的檢索負擔。在遵守法律的同時,USPTO使用RR就可以防止這種情況的發生。當審查員做出了“發明限制”時,他會根據他的理解,將一個申請中不同發明的權要進行分組。在RR官文中,有些審查員會明確告知每件發明對應的權要,而有些審查員只會指出不同的發明,但不明言每個發明對應的權要。還需要注意的是,有時審查員也可能會犯錯,即其描述的發明和權要不對應。
因此不管是哪種情況,申請人都需要仔細研讀RR官文,然后在幾組權要中選擇一組進行審查。“RR類似我國單一性問題”,其實指的就是發明限制類似單一性審查。還需要指出的是,美國對發明單一性的尺度把握是比較嚴格的,在我國申請或PCT申請中沒有單一性問題的權要組,往往會在美國申請中遭遇RR。實務中,美國RR中經常會出現這樣的情況,一組是關于產品的發明,另一組是關于其相關方法的發明,如下圖所示: 第二種 類別限制Species Restriction類別限制就是要求將申請限于一個類別,我們來看看類別限制相關的法條:37 CFR § 1.146 Election of species:In the first action on an application containing a generic claim to a generic invention (genus) and claims to more than one patentably distinct species embraced thereby, the examiner may require the applicant in the reply to that action to elect a species of his or her invention to which his or her claim will be restricted if no claim to the genus is found to be allowable.在對包含針對一般發明(屬)的一般權利要求以及其中涵蓋的一個以上可獲得專利的不同類別的申請進行一次審查時,審查員可要求申請人在對該審查的答復中選擇一個類別,如果發現沒有針對該屬的權利要求可獲準,則其權利要求將限制在該類別上。類別限制是比“發明限制”更為微妙的情況。當申請說明書中記載了多個實施例,而這些實施例在有大量相同技術特征的同時,可能還會有一些不同的特征。為了能夠更好(更省時)地開展針對發明的檢索,有時審查員會把不同的技術特征分為不同的類別(species),以此為基礎要求申請人選擇其中一個類別作為檢索的起點。例如,在一件生物技術發明的申請中,當有三種DNA序列可以完成相同的功能時,審查員有時會以此為基礎分成三個類別,并要求申請人選取其中一個,審查員會以此開始檢索。又例如,權X是設備的控制系統,權Y是設備的結構及其控制系統,此時也可能被認為不屬于同類別,要求申請人做選擇。在“發明限制”中,各個發明對應的權要不會有重合;而在“類別限制”中,很多時候某權要會包括不止一個類別,這樣的權要被稱為“通用權要”(generic
claim)。RR的答復和應對RR通常在實質審查前作出,但也可能在終駁回(FOA)之前的任何時間提出。而申請人收到RR后,需在RR的發文日起2個月內做出答復。該期限多可延長至發文日起6個月,如延期則需要繳納相應的延期費。需注意,一份RR可能只包括“發明限制”和“類別限制”兩者之一,也可能兩者都包括。當兩者都包括的時候,申請人要逐一答復。一般情況下,不論是“發明限制”還是“類別限制”,申請人需要針對每種限制做出唯一的選擇。選擇后,被選中的那項發明/類別會成為后續審查的基礎。那么未被選擇的那些會怎樣呢?對于“發明限制”,申請人在選擇了其中一件發明(及其對應的一組權要)后,其余的權要將被視為撤回(withdrawn)。根據 37 CFR 1.142(b)
,審查員會撤回所有未針對選定發明的權利要求,不再對其進行進一步審查。(b) Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.(b)未被選中的發明的權利要求如果沒有被取消,則審查員仍會根據選中撤回對該權利要求的進一步審議,但是,如果限制要求被撤回或駁回,則該權利要求可以恢復。但是,這樣的“撤回”(withdrawn),從性質上來說和“取消”(cancelled)是不一樣的。在少數情況下,這樣撤回的權要還可以加回正式審查的權要組中,這種情況被稱為“重加”(rejoinder)。遺憾的是,在多數情況下,被撤回的權要終會被取消,但這也不是說申請人被迫完全放棄這些權要了。基于美國極其靈活的分案續案制度,被撤回的權要可以在分案或續案申請中再次提出,并尋求進一步的專利保護。對于在母案中答復了RR的申請,其重要的好處是,審查員一般不可以在分案申請中以重復授權(double
patenting)的理由來駁回權要,這也意味著分案申請的保護期限有可能會延長,因為它的保護期是從分案遞交日期算起,而非母案遞交日期。對于“類別限制”,前面提到,如果申請中有一個或多個權要包含2個或2個以上的類別,那么這些權要就會被視為通用權要(generic
claim),在選擇類別時,通用權要和涵蓋所選類別的其他權要會被選中,而其余的權要也將被視為撤回。但是,如果審查員在后續的審查中認為通用權要是可授權的,則可以將撤回的權要重新加入到當前的申請中,使更多的權要得到授權。現在,問題來了,難道RR只能接受和選擇,不能抗辯嗎?根據37
CFR § 1.143的規定:If the applicant disagrees with the requirement for restriction, he may request reconsideration withdrawal or modification of the requirement, giving the reasons therefor.In requesting reconsideration the applicant must indicate a provisional election of one invention for prosecution, which invention shall be the one elected in the event the requirement becomes final The requirement for restriction will be reconsidered on such a request. If the requirement is repeated and made final the examiner will at the same time act on the claims to the invention elected.如果申請人不同意限制性要求,可以請求重新考慮并撤回或修改該要求,并說明理由。在請求重新考慮時,申請人必須指明一個暫時選擇的發明進行審查,如果限制性要求終被維持,該暫時選擇的發明將作為正式選擇的發明。審查員將在收到此類請求后重新考慮限制性要求。如果限制性要求被再次提出并終確定,審查員將在同一時間對所選的發明進行審查。
可見,申請人是可以抗辯的,但選擇是不可避免的。即使申請人認為審查員的RR毫無道理,也是在選擇之后指出審查員的RR不夠準確。根據USPTO的規定,如果申請人對RR的回復是有爭辯(with
traverse),審查員需要進一步對爭辯做出回應。回應的結果有兩種可能。一種是,審查員同意自己出了錯,他會在下一次審查意見中明確說明全部或部分撤回限制要求,并指明恢復哪些組。但更可能的是第二種,審查員發出Final
RR,還堅持自己之前的RR是正確的。申請人在收到Final RR后,可以向USPTO提出申訴(petition),由USPTO相應的技術中心(technology center)決定是否維持RR決定。能夠提出petition,這就是進行爭辯的主要好處。因為USPTO的規定是petition必須要以抗辯為前提,換句話說,如果答復RR的時候沒有提出抗辯,后續是不能提出petition的。但申請人必須表明選擇,如果限制性要求終仍被維持,那么這個暫時選擇的發明/類別將成為終的選擇,審查員將對暫時選擇的進行審查。根據實務來看,多數情況下(即RR不算離譜的時候),建議申請人好選擇不做爭辯(without
traverse)。因為即便做出爭辯,成功的概率也比較低,在能夠遞交分案的情況下不算是一個好的選擇。
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